Combate a la falsificación de marcas en México

La Falsificación de Marcas se encuentra regulada en la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial (LFPPI), de la siguiente manera:

Art. 402. Son delitos:

1. Falsificar una marca con fines de especulación comercial.

Para efectos de esta Ley, se entenderá por falsificar, el usar unam arca idéntica o de forma tal que no pueda distinguirse en sus aspectos esenciales a una previamente registrada o a una protegida por esta Ley, sin autorización de su legítimo titular o de su licenciatario, para representar falsamente a un producto o servicio como original o auténtico.

Para acreditar la falsificación bastará que la marca sea usada en forma idéntica o de forma tal que no pueda distinguirse en sus aspectos esenciales a como aparezca representada en el título de registro o, en su caso, en la resolución que estime o declare su notoriedad o fama;

1. Producir, almacenar, transporter, introducir al país, distribuir o vender con fines de especulación comercial, objetos que ostenten falsificaciones de marcas, así como aportar o proveer de cualquier forma, a sabiendas, materias primas o insumos destinados a la producción de objetos que ostenten dichas falsificaciones;

Las siguientes entidades gubernamentales juegan distintos roles en el combate a la falsificación de marcas:

Autoridades Administrativas:

• Fiscalía General de la República,
• Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial,
• Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra los Derechos de Autor y la Propiedad Industrial,
• Guardia Nacional,
• Policía Internacional (INTERPOL),
• Administración General de Aduanas.

Autoridades Judiciales:

Tribunales Federales (Jueces de Procesos Penales Federales),

Suprema Corte de Justicia de la Nación.

1. I. ACCIONES PENALES

En la mayoría de los casos, los delitos en materia de propiedad intellectual se investigan ex parte, aunque de acuerdo a la legislación penal los mismos se consideren delitos graves.

Procedimiento:

En primer lugar, se deberá presenter una querella ante la Fiscalía General de la República (FGR), en particular ante la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra los Derechos de Autor y la Propiedad Industrial (UEIDDAPI).

La UEIDDAPI, en turno requerirá que el querellante demuestre la titularidad del o de los registros marcarios que presuntamente estén falsificándose.

Posteriormente, la UEIDDAPI otorgará un plazo para que se lleva a cabo una inspección en el establecimiento del presunto falsificador del registro marcario para que se asegure toda la mercancía que ostente la marca de interés, y en este sentido, deberá notificar al presunto falsificador de las acusaciones penales que se le imputa. Tomando en cuenta que este delito es considerado grave, el presunto responsable será detenido ante la FGR durante el proceso penal.

Adicionalmente, la UEIDDAPI requerirá el apoyo del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y de un perito oficial en materia de propiedad intelectual, a efecto de determinar si los bienes asegurados en posesión del presunto responsible se consideran productos falsificados, de conformidad con lo dispuesto por la LFPPI, a través de un dictamen emitidos por ellos.

Asimismo, la UEIDDAPI tendrá que determinar si los elementos del cuerpo del delito se encuentran debidamente integrados. De ser así, requerirá a un Juez de Control (Juez de Distrito de Procesos Penales Federales) una resolución, para determinar el ejercicio de la acción penal, mencionando los delitos en los que ha incurrido el presunto falsificador (iniciando el proceso penal-juicio), quien tendrá en todo momento audiencia para manifestar a lo que su derecho convenga.

El juicio deberá de llevarse ante un Juez de Distrito de Procesos Penales Federales distinto al Juez de Control quién ordenó el inicio del juicio; llevando a cabo  todas las diligencias necesarias y dándole la oportunidad a presunto responsible de enterarse de ellas en todo momento y defenderse. Dicho juez deberá de emitir su resolución en un plazo máximo de 2 años. (Sistema Acusatorio)

Las resoluciones antes mencionada podrá ser apeladas ante un Juez de Distrito de Procesos Penales Federales, y esta resolución podrá ser impugnada a través de un Juicio de Amparo.

Sanciones penales: de conformidad con lo dispuesto por la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, los delitos de falsifiación de marcas se sancionarán con lo siguiente:

1. De tres a diez años de prisión y multa de dos mil a quinientas mil unidades de medida y actualización (entre USD$12,000.00 y USD$2,900,000.00), vigente al momento en que se cometa el ilícito.
2. De dos a seis años de prisión y multa de mil a cien mil unidades de medida y actualización (entre USD$6,000.00 y USD$600,000.00), vigente al momento en que se cometa el delito, al que venda a cualquier consumidor final en vías o en lugares públicos, en forma dolosa y con fin de especulación comercial, objetos que ostenten falsificaciones de marcas protegidas por esta Ley.
3. Si la venta se realiza en establecimientos comerciales, o de manera organizada o permanente, se impondrán de tres a diez años de prisión y multa de dos mil a doscienteas cincuenta mil unidades de medida y actualización, (entre USD$6,000.00 y USD$1,450,000.00), vigente al momento en que se cometa el ilícito.

1. II. ACCIONES ADMINISTRATIVAS

De conformidad con la LFPPI, las siguientes se consideran infracciones administrativas:

1. Realizar actos contrarios a los buenos usos y costumbres en la industria, comercio y servicios que impliquen competencia desleal y que se relacionen con la materia que esta Ley regula;
2. Efectuar, en el ejercicio de actividades industrials o mercantiles, actos que causen o induzcan al público a confusion, error o engaño, por hacer creer o suponer infundadamente:

(a) La existencia de una relación o asociación entre un establecimiento y el de un tercero,

(b) Que se fabriquen productos bajo especificaciones, licencias o autorización de un tercero,

(c) Que se prestan servicios o se venden productos bajo autorización, licencias o especificaciones de un tercero,

(d) Que el producto de que se trate proviene de un territorio, region o localidad distinta al verdadero lugar de origen, de modo que induzca al público a error en cuanto al origen geográfico del producto;

1. Poner a la venta o en circulación productos u ofrecer servicios, indicando que están protegidos por unam arca registrada sin que lo estén. Si el registro de marca ha caducado o ha sido declarado nulo o cancelado, se incurrirá en infracción después de un año de la fecha de caducidad o en su caso, de la fecha en que sea exigible la declaración correspondiente;
2. Usar una marca parecida en grado de confusion a otra registrada, para amparar los mismos o similares productos o servicios que los protegidos por la registrada;
3. Usar, sin el consentimiento de su titular, una marca registrada o semejante en grado de confusion como element de un nombre comercial o de una denominación o razón social, o de un nombre de dominio o viceversa, siempre que dichos nombres, denominaciones o razones sociales estén relacionados con establecimientos que operen con los productos o servicios protegidos por la marca;
4. Usar como marcas las denominaciones, signos, símbolos, siglas o emblemas a las que se refieren las fracciones VII, VIII, IX, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII y XX del artículo 173 de la Ley; así como aquéllas que sean contrarias al orden público o que contravengan cualquier disposición legal;
5. Usar una marca previamente registrada o semejante en grado de confusion como nombre comercial, denominación o razón social o nombre de dominio o como parte de éstos, de una persona física o moral cuya actividad sea la producción, importación o comercialización de bienes o servicios iguales o similares a los que se aplica la marca registrada, sin el consentimiento, manifestado por escrito, del titular del registro de marca o de la persona que tenga facultades para ello;
6. Usar una marca registrada, sin el consentimiento de su titular o sin la licencia respective, en product o servicios iguales o similares a los que la marca se aplique;
7. Ofrecer en venta o poner en circulación productos a los que se aplica una marca registrada y que dichos productos o su etiquetado hayan sido alterados;
8. Ofrecer en venta o poner en circulación productos a los que se aplica una marca registrada, después de haber alterado, sustituido o suprimido parcial o totalmente ésta;
9. Usar la combinación de signos distintivos, elementos operativos o de imagen, que permitan identificar productos o servicios iguales o similares en grado de confusion a otros protegidos por esta Ley y que por su uso causen o induzcan al público a creer o suponer una asociación inexistente con quién acredite el derecho;
10. Usar un aviso comercial registrado o uno semejante en grado de confusion, sin el consentimiento de su titular o sin la licencia respective para anunciar bienes, servicios o establecimientos iguales o similares a los que se aplique el aviso;

Al respecto, se entenderá por “USAR”, de manera enunciative más no limitativa: el fabricar, producer, imitar, almacenar, distribuir, importer, exporter, ofrecer en venta, vender, transporter o poner en circulación.

• III. ACCIONES CIVILES

Independientemente del ejercicio de la acción penal, el perjudicado por cualquiera de los delitos a que se refiere la LFPPI podrá demander del o de los autores de los mismos, la reparación del daño y el pago de los daños y perjuicios sufridos con motive de dichos delitos. La indemnización or la violación de alguno o algunos de los derechos de propiedad industrial regulados por la LFPPI, en ningún caso podrá ser inferior al cuarenta por ciento del indicador de valor legítimo presentado por el titular afectado.

La indemnización podrá ser reclamada, a elección del titular afectado ante:

1. El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial una vez concluido el procedimiento administrativo respectivo; o
2. Los Tribunales de forma directa, conforme a lo dispuesto en la legislación común, y sin necesidad de declaración administrative previa.

El indicador de valor legítimo deberá incluir:

1. El valor de los productos o servicios infringidos calculados por el precio del mercado, o el precio sugerido para la venta al por menor;
2. Las utilidades que el titular hubiera dejado de percibir como consecuencia de la infracción;
3. Las utilidades que haya obtenido el infractor como consecuencia de la infracción; o
4. El precio que el infractor hubiera debido pagar al titular del derecho por el otorgamiento de una licencia, teniendo en cuenta el valor comercial del derecho infringido y las licencias contractuales que ya se hubieran concedido.

Procedimiento:

1. El perjudicado deberá presentar un escrito, vía ordinaria mercantil, ante los Tribunales Federales en materia Civil, requiriendo el resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados por la violación del derecho de propiedad intelectual.
2. El demandado deberá presentar su contestación, proporcionando todas las pruebas que demuestren su buena fe al usar el derecho de propiedad intelectual.
3. Una vez que esto suceda, el juez le otorgará a las partes un plazo para que presenten sus manifestaciones y alegatos.
4. Concluida esa etapa el juez tendrá que dictar su resolución.
5. La parte que no esté de acuerdo con dicha resolución podrá apelarla ante un Juez Federal de Distrito en materia Civil, y a su vez dicha resolución podrá impugnarse vía Amparo.

Para la reclamación de daños y perjuicios y el ejercicio de las acciones civiles, mercantiles o penales derivadas de a violación de un derecho de propiedad industrial así como para la adopción de las medidas provisionales, será necesario que el titular del derecho haya aplicado a los productos, envases o embalajes de productos amparados por un derecho de propiedad industrial las indicaciones y leyendas de registro como TM, â, o por algún otro medio haber manifestado o hecho del conocimiento público que los productos o servicios se encuentran protegidos por un derecho de propiedad industrial.

En el caso de que la resolución definitiva sobre el fondo de la controversia declare que se ha cometido una infracción administrativa, el IMPI otorgará un plazo de quince días contados a partir a que se les dé vista, con el fin de que las partes manifiesten su acuerdo sobre el destino de los bienes asegurados y, en caso de no recibir propuesta alguna, podrá ordenar:

1. La donación de los bienes a dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, entidades federativas, municipios, instituciones públicas, de beneficencia o de seguridad social, cuando no se afecte el interés público, o
2. La destrucción de los mismos, sin compensación alguna.

El registro de una marca no producirá efecto alguno contra cualquier persona que comercialice, distribuya, adquiera o use el product al que se aplica la marca registrada, luego que dicho product hubiera sido introducido lícitamente en el comercio por el titular de la marca registrada o por la persona a quien se le haya concedido licencia.

Queda comprendida en este supuesto la importación de los productos legítimos a los que se aplica la marca, que realice cualquier persona para su uso, distribución o comercialización en México, en los términos y condiciones que señale el Reglamento de la LFPPI.

De conformidad con la LFPPI, todos los elementos contenidos en una marca y su imagen pueden registrarse de manera separada, y cualquier violación de sus registros, incluyendo trade dress, dará lugar a poder ejercer las acciones administrativas, civiles y penales correspondientes.

• MEDIDAS EN FRONTERA-CAPACITACION

De conformidad con lo dispuesto por la Ley Aduanera, los productos importados a México deberá ostentar marcas registradas en México o la factura por la adquisición de productos que ostenten una marca extranjera. Sin embargo, los productos importados podrán considerarse legítimos si cumplen con los siguientes requisitos:

1. Que la introducción y puesta en circulación de los productos al comercio en el país sea llevada a cabo por el propietario o licenciatario de la marca registrada en dicho país.
2. Que los propietarios de la marca registrada en México y en el país extranjero sean en la fecha en que ocurrió la importación, el mismo individuo o miembros del mismo grupo económico o de sus licenciatarios o sub-licenciatarios.

Al respecto, existe un proceso formal de inscripción de marcas ante la Administración General de Aduanas, por lo que recomendamos ampliamente a nuestros clientes a formar parte de dicho proceso, en el que nosotors intervenimos en la preparación y presentación de un escrito ante la autoridad aduanera, solicitando la inscripción de la marca (incluyendo todas sus variantes), la cual incluye todo las marcas registradas relevantes (nominativas, innominadas y mixtas); entrevistas con la autoridad aduanera, y capacitaciones periódicas.

Aunado a lo anterior, todas las marcas registradas podrás ser incluidas en la inscripción, pero para efectos prácticos (detección de productos apócrifos) recomendamos la inscripción de los registros de marcas nominativas en todas las clases correspondientes, así como todos los registros marcarios relevantes que contengan un diseño (logos). La siguiente información y documentación deberá ser proporcionada a efecto de llevar a cabo la inscripción de unam arca ante Aduanas:

1.- Una lista de todos los registros marcarios relevantes, incluyendo sus particulares (número de registro, denominación, diseño, clase y fecha de expiración).

2.- El nombre, domicilio, número telefónico, y correos electrónicos de los propietarios y apoderados registrados (contactos).

3.- La fracción arancelaria (código numérico de 8 dígitos).

4.- Una descripción detallada de los productos, incluyendo specificaciones, characterísticas técnias y cualquier otra información que pueda ser útil para su identificación.

5.- Nombre, denominación o razón social, y registro federal de contribuyentes (RFC) de los importadores, distribuidores autorizados, y licenciatarios dentro del territorio mexicano.

6.- Fotografías e imágenes de los productos originales.

7.- Un poder debidamente certificado ante notario público, apostillado,y posteriormente protocolizado por fedatario público mexicano.

En este sentido, la inscripción de marcas ante Aduanas, ha resultado en una herramienta muy útil como medida en frontera para combater la falsificación de marca y evitar que productos apócrifos sean introducidos al territorio mexicano, toda vez que el apoderado de titular de la marca es inmediatamente informado via correo electrónico de cualquier product que pueda resultar sospechoso o presumiblemente falsificado. El titular de marcas afectado tiene un plazo máximo de 72 horas para presentar formalmente una querela ante las autoridades correspondientes. En caso de que no sea presentada una querela dentro de dicho plazo, la aduana ordenará la libre circulación de la mercancía.

Las acciones disponibles contra el importador de productos apócrifos son las mismas acciones descritas en el procecedimiento penal aquí arriba trascrito.

La Fiscalía General de la Repúbllica lidera un grupo especializado de ministerios públicos en materia de propiedad intellectual para combatir la falsificación de marcas y la piratería, cuyas facultades se encuentran delegadas al Titular de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra los Derechos de Autor y la Propiedad Industrial, quien a su vez delega sus facultades en un Director de Delitos contra los Derechos de Autor y un Director de Delitos contra la Propiedad.

Esta  estrucura orgánica tiene como objetivo prevenir la comisión de delitos en materia de propiedad intellectual en México, lo cual representa un daño económico muy alto, al grado de que puede ser comparado con los ingresos generados por la industria del narcotráfico, afectando terriblemente la recaudación de imuestos y la generación de empleos.

Las acciones llevadas a cabo por autoridades, despachos de abogados, y abogados de empresa en su cojunto, y la conciencia del público consumidor para combatir la mafia de la piratería en México, jugará un rol muy importante en esta era de antipiratería en México.