Marcas Famosas en México

La Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial contempla dos niveles de reconocimiento, para marcas.

De acuerdo con el artículo 190 de la Ley en comento, se entenderá que una marca es notoriamente conocida en México cuando un sector determinado del público o de los círculos comerciales del país, conoce la marca como consecuencia de las actividades comerciales desarrolladas en México o en el extranjero por una persona que emplea esa marca en relación con sus productos o servicios o bien, como consecuencia de la promoción o publicidad de la misma.

En segundo lugar: Se entenderá que una marca es famosa en México cuando sea conocida por la mayoría del público consumidor, o bien, cuando ésta tenga una difusión o reconocimiento en el comercio global”. De conformidad con lo anterior, se puede concluir que una marca famosa es aquella que adquiere un gran reconocimiento, al grado de que la mayoría del público consumidor pueda identificarla, sin importar su raza, género, edad, nivel socioeconómico o zona geográfica.

Cuando este procedimiento fue implementado en el año 2005, fue originalmente muy complejo y era requerida la presentación de mucha información y documentación que, en muchos casos, era muy difícil obtener. Asimismo, en otros casos, los titulares de marcas estaban renuentes a entregar información delicada y confidencial, como estados financieros o reportes de ventas, considerando que la información presentada en el expediente para obtener la declaratoria es considerada pública.

Recientemente el procedimiento ha sido menos complejo y los requisitos para acreditar la fama o notoriedad se han flexibilizado en los últimos meses. Inclusive, existe la posibilidad de solicitar al IMPI que cierta información la resguarde como confidencial, y por lo tanto, que no se incluya en el expediente oficial.

En este sentido, en atención a la reciente práctica profesional en este tipo de asuntos, para efectos de obtener la declaratoria es necesario aportar los siguientes elementos:

 I.- El sector del público integrado por los consumidores reales o potenciales que identifiquen la marca con los productos o servicios que ésta ampara, basados en una encuesta o estudio de mercado o cualquier otro medio permitido por la ley;

II.- Otros sectores del público diversos a los consumidores reales o potenciales que identifiquen la marca con los productos o servicios que ésta ampara, basados en una encuesta o estudio de mercado o cualquier otro medio permitido por la ley;

III.- Los círculos comerciales integrados por los comerciantes, industriales o prestadores de servicios relacionados con el género de productos o servicios, que identifiquen la marca con los

productos o servicios que ésta ampara, basados en una encuesta o estudio de mercado o cualquier otro medio permitido por la ley;

 IV.- La fecha de primer uso, el tiempo de uso continuo y el tiempo de publicidad efectiva de la marca en México y, en su caso, en el extranjero;

V.- Los canales de comercialización en México y, en su caso, en el extranjero;

VI.- Los medios de difusión de la marca en México y, en su caso, en el extranjero;

VII.- Las licencias o franquicias que se hayan otorgado en relación con la marca, y

VIII.- El porcentaje de la participación de la marca en el sector o segmento correspondiente del mercado.

Ventajas

La ventaja principal de obtener una declaratoria de marca famosa es que el IMPI no otorgará registros de marcas que sean solicitadas por terceros, y que las mismas resulten ser similares o idénticas a la marca famosa en cualquiera de las 45 clases.

Es decir, para cualquier producto o servicio sin importar si está relacionado o no con el giro principal del negocio. Con la declaratoria de fama, se evita que la marca se vuelva genérica, ya que terceras partes no podrían obtener el registro de marcas que sean idénticas o resulten semejantes.

Otra de las ventajas de obtener la declaratoria de fama, es que el reconocimiento de la marca famosa, servirá para que su titular pueda iniciar acciones legales en contra de cualquier tercero que pretenda usar la marca para identificar cualquier producto o servicio. La declaratoria de fama, es un claro reconocimiento del Estado a la importancia de la marca en México, así como de los derechos de su titular, por lo tanto, las marcas consideradas como famosas tendrán atención especial de las autoridades no solo marcarias, sino Aduanales e incluso de la Fiscalía General de la República. Es de destacarse que también una de las ventajas de la declaratoria de fama, es que la misma constituye una evidencia en procedimientos contenciosos administrativos.

Una ventaja adicional es que, con la declaratoria de fama en México, se puede demostrar en otros países el reconocimiento de la marca por parte de los consumidores, y su relevancia dentro del giro comercial al que pertenece, lo cual aumenta el valor de la marca. Promueve también la protección de los derechos de Propiedad Intelectual como una solución proactiva para prevenir que terceros actuando de mala fe u oportunismo traten de valerse del prestigio de la marca para proteger otros productos o servicios.

Algunas de las marcas que han obtenido esta Declaratoria son:

ELEKTRA, ITALIKA, EXA, BRIDGESTONE, FIRESTONE, RED BULL, CINEPOLIS, BIMBO, EL PALACIO DE HIERRO, entre otras.

Para obtener esta Declaratoria, es recomendable asesorarse con un experto en la materia.

Víctor M. Adames

Socio de BC&B, con más de 17 años de experiencia en la práctica de Propiedad Intelectual en las áreas de signos distintivos, derechos de autor y nombres de dominio.